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Articolo a cura dell’Avv. Paola Nunziata, socio dello Studio CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni e responsabile del dipartimento di diritto della proprietà intellettuale. L’Avv. Nunziata è membro della Commissione IP di ICC Italia.

Il 29 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 19 luglio 2022 n. 180 (di seguito “il Decreto”), volto a novellare il D.M. 13 gennaio 2010 n. 33, attuativo del Codice della Proprietà Industriale (di seguito “il Codice”), con l’introduzione degli Articoli 63 bis – 63 terdecies, recanti la normativa di dettaglio del procedimento di decadenza e nullità dei marchi, già disciplinato dalla Sezione II bis del Codice. Dunque, a decorrere dal 29 dicembre prossimo (data di entrata in vigore del Decreto), fatta salva la possibilità di agire davanti all’autorità giudiziaria, sarà possibile far valere la decadenza o la nullità di marchi in corso di validità anche innanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito “UIBM”).

Nello specifico, potrà essere proposta istanza di decadenza di un marchio nel caso in cui il marchio (i) sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio contraddistinto o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva; (ii) sia divenuto tale da indurre in inganno il pubblico o (iii) non sia stato utilizzato dal titolare per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Potrà essere proposta, invece, istanza di nullità qualora il marchio (i) non soddisfi i requisiti di cui agli Articoli 7, 9 e 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, e 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d), del Codice; (ii) sia privo del requisito della novità o (iii) la relativa domanda di registrazione del marchio sia stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

In entrambi i casi il procedimento si articolerà in tre fasi: (i) la prima, volta a consentire all’UIBM la verifica dell’ammissibilità e ricevibilità dell’istanza; (ii) la seconda, volta a consentire alle parti, nel caso in cui non abbiano raggiunto un accordo conciliativo, di svolgere le proprie difese e (iii) la terza, consistente nello svolgimento dell’attività decisoria da parte dell’UIBM.

La decisione dovrà essere emessa entro 24 mesi dal deposito dell’istanza, salvi eventuali periodi di sospensione, e potrà essere impugnata dinanzi alla Commissione dei Ricorsi.

Ebbene, la nuova procedura amministrativa merita di essere guardata con favore, in quanto verosimilmente, sulla scorta di quanto già accaduto in altri Paesi, consentirà di definire le controversie in materia di decadenza e nullità dei marchi in tempi notevolmente più rapidi di quelli tipici dell’azione giudiziaria e a costi decisamente contenuti, con conseguente auspicabile limitazione di situazioni di indebito monopolio su marchi nulli o decaduti.

Paola Nunziata

L’Avv. Paola Nunziata è socio dello Studio CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni e responsabile del dipartimento di diritto della proprietà intellettuale. L’Avv. Nunziata è membro della Commissione IP di ICC Italia

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